专利权权属争议期间不履行善良管理义务的损害赔偿责任

2021-06-20
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【裁判要旨】

　　专利申请权或者专利权权属存在争议期间，专利申请人或者登记的专利权人基于诚实信用原则，负有积极获得专利授权或者使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理义务。专利申请人或者登记的专利权人无正当理由未尽善良管理义务，致使权利终止或者丧失，损害真正权利人合法权益的，构成对他人财产权的侵害，应当承担赔偿经济损失的民事责任。
　　【关键词】
　　发明专利 权属 财产损害赔偿 专利年费 效力终止
　　【基本案情】
　　上诉人中国水产科学研究院南海水产研究所（以下简称水产研究所）、广州宇景水产科技有限公司（以下简称宇景公司）与被上诉人广州德港水产设备科技有限公司（以下简称德港公司）、原审被告姜汉平、李纯厚、颉晓勇、广州创领水产科技有限公司财产损害赔偿纠纷案中，涉及专利号为ZL200910192778.6、名称为“一种多功能循环水处理设备”的发明专利（以下简称涉案专利），申请日为2009年9月28日，授权日为2012年5月30日，登记的专利权人为水产研究所、宇景公司，登记的发明人为姜汉平、李纯厚、颉晓勇。
　　德港公司认为，涉案专利是姜汉平的职务发明，专利申请权应该属于德港公司，故分别于2010年、2011年提起专利申请权纠纷诉讼，请求判令涉案专利申请权归德港公司所有。涉案专利权因未缴费而效力终止时，相关权属纠纷正在审理之中。德港公司遂又以六被告故意未缴纳该专利年费，致使该专利权效力终止，给德港公司造成无法挽回的损失为由，向广州知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令六被告赔偿经济损失及维权合理开支150万元。
　　一审法院确定本案案由为侵害发明专利权纠纷，并认为水产研究所、宇景公司是缴纳专利年费的义务人，在涉案专利权存在权属争议的情况下，基于诚实信用原则，水产研究所、宇景公司负有包括缴纳涉案专利年费在内的维持涉案专利有效的善良管理责任，如不愿继续缴纳涉案专利年费，应当及时告知德港公司和有关权属纠纷审理法院。水产研究所、宇景公司既未按时缴纳涉案专利年费，也未将不缴纳涉案专利年费致使专利效力终止的情况及时告知德港公司和有关权属纠纷审理法院，其行为具有过错，侵害了德港公司应享有的涉案专利技术相关权益。
　　据此，一审法院判决水产研究所、宇景公司共同赔偿德港公司经济损失及维权合理开支共计50万元。
　　水产研究所、宇景公司不服，向最高人民法院提起上诉。
　　最高人民法院于2020年4月1日在重新确定案由并纠正部分论理的基础上，判决驳回上诉，维持原判。
　　【裁判意见】
　　最高人民法院二审认为，民事案件案由是将诉讼争议所包含的法律关系进行的概括，反映了案件所涉及的民事法律关系的性质。一般情况下，民事案件案由应当依据当事人主张的民事法律关系的性质来确定。根据专利法第十一条第一款的规定，侵害发明或者实用新型专利权的行为仅限于以生产经营为目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品的行为和使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。也即，专利法实行专利侵权行为法定原则，除法律明确规定为侵害专利权的行为外，其他行为即使与专利权有关，也不属于侵害专利权的行为。
　　在登记的专利权人不是专利技术所有人的情况下，如登记的专利权人故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效而给专利技术所有人造成经济损失，那么该损失实际上是与该专利技术有关的财产损失。故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效的行为应当属于一般侵权行为，该种案件案由可以确定为财产损害赔偿纠纷。
　　本案中，德港公司主张水产研究所、宇景公司将归其所有的职务发明申请专利，之后却故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效，致使该技术进入公有领域，失去了专利权的保护，损害了其本应该基于专利获得的市场独占利益，因此德港公司主张的侵权行为不是侵害专利权的行为，其主张的经济损失实际上是与该专利技术有关的财产损失，故本案属于财产损害赔偿纠纷，而非侵害发明专利权纠纷。
　　诚实信用原则是民法的基本原则，它要求民事主体在民事活动中恪守诺言，诚实不欺，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益，从而在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡，并维持市场道德秩序。
　　专利权是经国家行政审查后授予的有期限的知识产权，其在权利保护期内有效存续需要专利权人持续交纳专利年费、不主动放弃等。当事人无论基于何种原因对专利申请权、专利权权属发生争议时，基于诚实信用原则，登记的专利权人通常应当负有使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理责任，包括持续交纳专利年费等，因为专利权一旦终止失效，专利技术通常情况下即会进入公有领域，从而使专利技术所有人丧失市场独占利益，损害到专利技术所有人的合法权益。登记的专利权人未尽到该善良管理责任，给专利技术所有人造成损失的，应当负有赔偿责任。
　　本案中，在2010年、2011年德港公司已经两次以专利申请权权属纠纷为由起诉水产研究所、宇景公司，尤其是德港公司主张涉案发明是职务发明的第二次诉讼正在进行的情况下，作为登记的专利权人，水产研究所、宇景公司应当负有在涉案专利授权以后维持其持续有效的善良管理责任，包括持续缴纳专利年费，以避免可能给德港公司造成损害。但水产研究所、宇景公司却未缴纳专利年费，导致涉案专利权于2012年9月28日被终止失效，侵害了德港公司的合法权益，其显然未尽到善良管理责任，违背了诚实信用原则，应当赔偿因此给德港公司造成的损失。
　　本案应当根据涉案专利权终止失效时的市场价格确定具体赔偿数额。鉴于双方均未提供证据证明涉案专利权在终止失效时的市场价格，综合考虑到涉案专利为发明专利、涉案专利权在授权公告当年即被终止失效、水产研究所和宇景公司过错严重、德港公司历时较长的维权情况等，即便考虑德港公司也存在一定过失，一审判决确定的经济损失及合理费用共计50万元的赔偿也并无不妥。


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